Il furto e l’appropriazione del know-how specifico di un’impresa concorrente permettono di sfruttare l’altrui conoscenza per implementare la propria. L’impresa che se ne appropria si procura infatti un indebito vantaggio concorrenziale ed evolutivo.

La problematica della tutela del know how é sempre stato argomento di notevole interesse e complessitá.

Occorre innanzitutto definire brevemente cosa si intende per know how.

Il know-how (letteralmente “saper fare”) ha ad oggetto in senso lato le conoscenze di carattere tecnico concernenti attività organizzative, commerciali e di business riguardanti una determinata attività di un’impresa. Va dunque inteso come quell’insieme sistematico e coordinato di conoscenze pratico-applicative preposte a gestire in modo ottimale un processo aziendale specifico.

Tale sapere oggettivo può essere essenzialmente di due tipi, ossia tecnico e commerciale.

Il know-how tecnico è rappresentato da un complesso, organizzato ed armonico, di entità immateriali aventi natura tecnica, tecnologica ed organizzativa utilizzate nel processo formativo e produttivo di un’impresa. Di questo tipo di know-how possono far parte speciali algoritmi, derivati da formule comuni, ma divenuti pregnanti in base alle integrazioni e modifiche create dall’esperienza e dall’applicazione pratica.

Il know-how commerciale comprende invece quelle conoscenze che attengono alla fase organizzativa e propositiva dell’azione commerciale, anche in termini di presentazione delle offerte, promozione dei prodotti e dei servizi, assistenza pre e post vendita.

Tali “conoscenze” contribuiscono ad accrescere sul mercato di riferimento la capacità concorrenziale dell’impresa che ne dispone.

Di recente la disciplina correlata al know how é stata implementata.

Infatti con il D. Lgs. 63/2018 (“Decreto”) sono state adottate le misure di attuazione della direttiva europea cd. “Trade Secret”, in materia di protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, denominate “segreti commerciali”, contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Con l’attuazione della direttiva sono state apportate alcune modifiche al Codice della proprietà industriale ed al codice penale: vero é che le modifiche introdotte lasciano nondimeno intatto per larga parte l’impianto di tutela giuridica che l’Italia riserva a questa materia, ma mette a disposizione dei titolari dei segreti alcuni strumenti nuovi che vanno a rafforzare una disciplina già presente.

In particolare, nel Codice della proprietà industriale sono state recepite le norme europee in materia di tutela dei segreti commerciali, mentre nel codice penale sono disciplinate le pene inflitte contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Va innanzitutto rilevato come a seguito del predetto intervento legislativo, la terminologia relativa all’oggetto di protezione viene allineata agli standard internazionali, sostituendo l’espressione “informazioni aziendali riservate” con “segreti commerciali” (trade secrets), mantenendo invariata la relativa definizione.

Il Decreto in questione tutela i segreti commerciali, ovvero le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

1. siano segrete, dove la segretezza é intesa in senso relativo e non assoluto, ovvero nel senso che le informazioni non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
2. abbiano valore commerciale in quanto segrete;
3. siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Pertanto, i segreti commerciali vengono tutelati in quanto portatori di un vantaggio competitivo.

Il carattere di bene concorrenziale si desume dal valore economico delle informazioni in quanto segreti e, pertanto, in quanto sottoposte a misure preordinate a garantirne e preservarne la segretezza. Infatti, una volta che l’informazione cessi di essere segreta entrando nella disponibilità di altri operatori, il vantaggio sul mercato che essa attribuiva al suo titolare si perde, e così anche il suo valore economico.

Ai sensi della nuova normativa si configura comportamento illecito quando l’acquisizione, la rivelazione a terzi o l’utilizzo dei segreti commerciali sia effettuata in modo abusivo, senza il consenso del legittimo detentore.

L’illiceità sussite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, sia a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali siano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizza o rivela illecitamente.

Inoltre, costituiscono illecito utilizzo dei segreti commerciali, la produzione, l’offerta, la commercializzazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione, quando il soggetto che svolge tali condotte sia a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali siano stati utilizzati illecitamente.

Occorre precisare che per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

Dall’analisi della definizione del comportamento illecito ai sensi del Decreto, emerge l’altra grande novità rappresentata dal fatto che vengono punite non più soltanto le condotte che dolosamente costituiscano un’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell’informazione, bensì anche quelle che vengano compiute con colpa: si prevede infatti espressamente che anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l’origine illegale di un segreto commerciale, potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso. La ratio sottesa a tale novitá normativa è quella di prevenire quanto più possibile la diffusione di pratiche illecite.

Significative prealtro le misure di tutela dei segreti commerciali con riferimento ai poteri del giudice in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto l’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione.

In particolare, il giudice può disporre, tenuto conto dei principi di proporzionalità e di specifiche circostanze del caso concreto:

• l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, accompagnata eventualmente dalla previsione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
• l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità;
• in alternativa, il pagamento di un indennizzo qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:—la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;—l’esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;—l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.

Diritti e azioni derivanti dall’acquisizione, dall’utilizzo e dalla divulgazione illeciti dei segreti commerciali si prescrivono in cinque anni.

Nell’ambito dei procedimenti giudiziari, ai fini della tutela dei segreti commerciali, il giudice può inoltre vietare, su istanza di parte, ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.

Il divieto mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento, ma perde efficacia se:

1. con sentenza, passata in giudicato, è accertato che le informazioni non costituiscono segreti commerciali;
2. i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

Sempre su istanza di parte, inoltre, il giudice può:

—limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio;

—disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

Sotto il profilo penale, viene previsto che chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei segreti commerciali è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Inoltre, su querela della persona offesa, è punito con la reclusione fino a 2 anni, chiunque, venuto a conoscenza per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua profess garantire la segretezza delle informazioni, ed un inasprimento della tutela in sede penale.ione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, su scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

La pena è aumentata se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico.

Prima del Decreto nell’Ordinamento Italiano era giá presente la tutela dei segreti commerciali. La direttiva europea ha introdotto elementi che consentono al know–how di godere di una tutela armonizzata a livello europeo, ampliando gli standard di protezione in riferimento alle fattispecie di illeciti punibili, il conferimento al giudice di poteri più incisivi nel corso dei procedimenti volti a garantire la segretezza delle informazioni, ed un inasprimento della tutela in sede penale.

La versione inglese di questo articolo appare qui.

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